Mag het iets meer zijn? Proceskostenveroordeling in IE-zaken

In de afgelopen maand heeft de proceskostenveroordeling veel aandacht gekregen in de rechtspraak en de gemoederen bezig gehouden. Reden om de zaken eens op een rijtje te zetten.

A. De vraag
De vraag is of het mogelijk is om de volledige proceskosten - in procedures over intellectuele eigendom - op de verliezende wederpartij te verhalen. Althans, meer vergoed te krijgen dan in het verleden door de rechtbanken werd toegewezen (vastgestelde bedragen die vaak niet in de buurt kwamen van de daadwerkelijk gemaakte proceskosten).

B. Waarom deze vraag?
Op 29 april 2006 had de Nederlandse wetgever de zogenaamde Europese Handhavingsrichtlijn¹ (Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB L 157 van 30.4.2004)) in de Nederlandse wetgeving dienen te implementeren. Een onderdeel van de in te voeren regelgeving gaat over de proceskostenveroordeling in IE-zaken. In artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn is bepaald:

“De lidstaten dragen er zorg voor dat, als algemene regel, redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.”

De Nederlandse wetgever heeft artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn nog niet geïmplementeerd. Er is al wel een wetsvoorstel, waarin een regeling over de proceskosten zal worden opgenomen². Artikel 14 Handhavingsrichtlijn zal blijkens dit voorstel worden geïmplementeerd in artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (“Rv”). Het voorgestelde artikel bepaalt:

“Voor zover nodig in afwijking van de tweede paragraaf van de twaalfde afdeling van de tweede titel van het eerste Boek en in afwijking van artikel 843a, eerste lid, wordt de in het ongelijk gestelde partij desgevorderd veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet”.

De vraag is of het huidige artikel inzake proceskosten, artikel 237/239 Rv, conform (artikel 14 van) de Handhavingsrichtlijn dient te worden geïnterpreteerd, zolang de Handhavingsrichtlijn niet volledig is geïmplementeerd. In lid 1 van artikel 217 Rv is bepaald:

“De partij die bij vonnis in het ongelijk wordt gesteld, wordt in de kosten veroordeeld. De kosten mogen echter geheel of gedeeltelijk worden gecompenseerd tussen echtgenoten of geregistreerde partners of andere levensgezellen, bloedverwanten in de rechte lijn, broers en zusters of aanverwanten in dezelfde graad, alsmede indien partijen over en weer op enkele punten in het ongelijk zijn gesteld. Ook kan de rechter de kosten die nodeloos werden aangewend of veroorzaakt, voor rekening laten van de partij die deze kosten aanwendde of veroorzaakte.”

C. Relevante jurisprudentie
Er zijn – voor zover mij bekend – vier uitspraken gewezen over de (volledige) proceskostenveroordeling en richtlijnconforme interpretatie. De relevante passages uit deze uitspraken zijn hieronder opgenomen in paragrafen C.1 tot en met C.4. In paragraaf C.5 volgt een samenvatting.

C.1. Voorzieningenrechter van de Rechtbank Almelo d.d. 1 juni 2006, Eiser vs Koninklijke Grolsch N.V. c.s., zaak-/rolnummer 78593, KGZA 06-112, LJN: AX6495³
De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Almelo bijt op 1 juni 2006 de spits af. Het vonnis bevat een uitgebreide motivering over de richtlijnconforme interpretatie. De vordering tot proceskostenveroordeling wordt volledig toegewezen:

“De richtlijn beoogt de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te harmoniseren teneinde namaak en piraterij efficiënter te kunnen bestrijden. De richtlijn legt de lidstaten de verplichting op maatregelen te nemen teneinde de positie van de houder van een intellectueel eigendomsrecht te versterken en de procedures duidelijker en eenvormiger te maken. Uiterlijk 29 april 2006 had de richtlijn in de Nederlandse wet geïmplementeerd moeten zijn. De richtlijn is inmiddels gedeeltelijk geïmplementeerd in de Rijkswet van 16 februari 2006 tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995. Deze wet is op 1 mei 2006 in werking getreden. De bepaling uit de richtlijn welke voor de onderhavige zaak van belang is, is evenwel nog niet geïmplementeerd. Inmiddels is een wetsvoorstel dat strekt tot implementatie van de richtlijn, door een aanpassing van Rv, tot stand gekomen. Gezien het karakter van een richtlijn is er geen sprake van horizontale directe werking, in die zin dat de richtlijn rechtstreekse werking heeft in de verhouding tussen burgers. Echter, op grond van het in artikel 10 van het EG-verdrag neergelegde beginsel van gemeenschapstrouw is de nationale rechter gehouden mee te werken aan de toepassing van richtlijnen, door interne regelgeving zoveel mogelijk richtlijnconform uit te leggen. Dit betekent dat de uitleg en de toepassing van nationale regelgeving zoveel mogelijk in het licht van de bewoording en het doel van de betrokken richtlijn dient te geschieden. Verder dient de nationale rechter in het kader van de toepassing van het ter uitvoering van een richtlijn vastgestelde nationale recht ervan uit te gaan dat de wetgever de bedoeling heeft gehad om ten volle uitvoering te geven aan de uit de richtlijn voortvloeiende verplichtingen. Voor de door [Eiser] gevorderde kostenveroordeling is het volgende van belang. In het Nederlandse civiele procesrecht wordt thans uitgegaan van forfaitaire kostenveroordeling, gebaseerd op vaste tarieven (artikel 239 Rv). Daarnaast voorziet artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek in een schadevergoeding voor de redelijke kosten tot verkrijging van voldoening buiten rechte. In het licht van de richtlijn zal de rechter voor de proceskostenveroordeling in intellectuele eigendomszaken moeten komen tot een veroordeling van de redelijke en evenredige kosten, te toetsen aan de redelijkheid en billijkheid. Deze billijkheid zal een rol kunnen spelen wanneer er sprake is van een inbreukmaker te goeder trouw. In een dergelijke situatie ligt een beperking van de proceskostenveroordeling tot hetgeen onder het huidige recht gebruikelijk is voor de hand. Wanneer er sprake is van grootschalige inbreuk dan wel piraterij ligt een volledige kostenveroordeling voor de hand. Voor de inbreuken die daartussen liggen zal naar bevind van zaken gehandeld dienen te worden en alsdan de redelijke en evenredige kosten bepaald dienen te worden.

De voorzieningenrechter is gezien het voorgaande voorshands van oordeel dat een richtlijnconforme interpretatie van artikel 237 Rv voor de onderhavige zaak ertoe leidt dat Grolsch veroordeeld dient te worden de werkelijk door [Eiser] gemaakte kosten te vergoeden. Hiervoor is van belang dat Grolsch wetenschap had van het merkrecht van [Eiser] en, zoals hiervoor overwogen, hoewel daartoe diverse malen gesommeerd door [Eiser], bewust inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van [Eiser] en dat niet onmiddellijk heeft gestaakt.De voorzieningenrechter is van oordeel dat [Eiser] de gestelde proceskosten ten bedrage van € 7.000,- onvoldoende heeft onderbouwd. De advocatenkosten, zoals onderbouwd in productie 9 bedragen € 4.879,17 en komen volledig voor toewijzing in aanmerking. Verder zal de voorzieningenrechter een bedrag aan verschotten ad € 621,32,- toewijzen.”

C.2. Rechtbank ’s-Gravenhage d.d. 14 juni 2006, Otter Ultralow Drag Limited c.s. vs Van Beelen Industrie en Handel B.V. (vonnis in incident), zaak-/rolnummer 258144/HA ZA 06-277⁴
De Rechtbank Den Haag wijst de vordering tot volledige proceskostenveroordeling af, omdat de dagvaarding is uitgebracht voor de datum dat de Handhavingsrichtlijn geïmplementeerd had moeten zijn:

“Voor wat betreft de overige kosten waarvoor Van Beelen zekerheidsstelling vordert wordt als volgt overwogen. De rechtbank vermag niet in te zien dat voor deze procedure waarvan de dagvaarding op 3 januari 2006 is uitgebracht, derhalve vóór 29 april 2006, de uiterste implementatiedatum van Richtlijn 2004/48/EG (hierna de Handhavingsrichtlijn), langs de weg van richtlijnconforme interpretatie bedoelde kosten zullen kunnen worden toegewezen zodat zekerheidsstelling daarvoor niet aan de orde is. Het verbod op terugwerkende kracht van richtlijnen, althans de rechtszekerheid, staat er immers aan in de weg dat de proceskosten bij procedures die zijn aangevangen vóór 29 april 2006 richtlijnconform zouden worden berekend en aldus naar evenredigheid zouden worden toegekend. De Handhavingsrichtlijn zelf bevat geen overgangsrecht, zodat aangenomen mag worden dat dit aan de Lidstaten is overgelaten. Het voorstel voor de wijzigingswet (TK 30392, nr. 2) bevat voorts een overgangsartikel IX dat de toepassing van die wet afhankelijk stelt van het moment van uitbrengen van de dagvaarding of het verzoekschrift. Onwaarschijnlijk lijkt dat die bepaling nog wordt aangepast. De cesuur voor de toepasselijkheid te leggen op het moment van uitbrengen dagvaarding of verzoekschrift is zodoende naar het oordeel van de rechtbank geen onjuiste implementatie van de Handhavingsrichtlijn (anders is dat voor het vervolgens koppelen van die cesuur aan de datum van inwerkingtreding van de wijzigingswet, omdat dit te laat is). Voor procedures die aanhangig zijn vóór de implementatiedatum is zodoende in beginsel het gebruikelijke liquidatietarief de aangewezen weg voor wat betreft de berekening van het procureurssalaris, tenzij bijzondere omstandigheden afwijking zouden rechtvaardigen die evenwel niet gesteld noch gebleken zijn.”

C.3. Voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht d.d. 16 juni 2006, Anne-Claire Petit vs Bon’Aparte Postshop, zaak-/rolnummer 212947/KGZA 06-462⁵
De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht is kort van stof en wijst de vordering toe:

“De vordering strekkende tot vergoeding van de werkelijk gemaakte proceskosten is toewijsbaar. Nu de implementatietermijn van de Richtlijn 2004/48/EG is verstreken, leidt een richtlijnconforme interpretatie van art. 237 RV tot het oordeel dat de werkelijk door Anne-Clair Petit gemaakte kosten door Bon ’a Parte dienen te worden vergoed. Hiervoor is van belang dat Bon’a Parte, hoewel daartoe diverse malen gesommeerd, de inbreuk niet terstond heeft gestaakt en ook geen onthoudingsverklaring heeft afgegeven.”

C.4. Voorzieningenrechter van de Rechtbank Almelo, 7 juli 2006, Sport en Fitness H. Fridt V.O.F. tegen Life Fit Centre Hengelo B.V., zaaknummer KG ZA 06-131⁶
De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Almelo wijst ook in deze zaak de vordering (gedeeltelijk) toe:

“Fit Centre Westermaat zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure in conventie. De voorzieningenrechter volgt Fridt daarbij in haar stelling dat de kosten van de procedure begroot dienen te worden conform meergenoemde richtlijn. In het licht van de richtlijn zal de rechter moeten komen tot een veroordeling van de redelijke en evenredige kosten, te toetsen aan de redelijkheid en billijkheid. Deze billijkheid zal een rol kunnen spelen wanneer er sprake is van een inbreukmaker te goeder trouw.

In een dergelijke situatie ligt een beperking van de proceskostenveroordeling tot hetgeen onder het huidige recht gebruikelijk is voor de hand. Wanneer er sprake is van grootschalige inbreuk dan wel piraterij ligt een volledige kostenveroordeling voor de hand. Voor de inbreuken die. daartussen liggen zal naar bevind van zaken gehandeld dienen te worden, waarbij de redelijke en evenredige kosten bepaald dienen te worden.Gelet op hetgeen hiervoor reeds is overwogen, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat een richtlijnconforme interpretatie van artikel 237 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voor de onderhavige zaak ertoe leidt dat Fit Centre Westermaat veroordeelt dient te wordende helft van de werkelijk door Fridt gemaakte kosten te vergoeden. Hiervoor is van belang dat Fit Centre Westermaat ondanks dat zij daartoe ruimschoots de tijd heeft gekregen, tot op heden nog niet geheel heeft voldaan aan de beschikking van het hof, terwijl zij dit wel bad kunnen — en ook moeten — doen.(…)Fit Centre Westermaat zal ook in reconventie als zijnde de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure. Omdat de vorderingen in conventie en in reconventie buitengewoon nauw met elkaar zijn verbonden en daarmee de gemaakte kosten niet tot nauwelijks zijn te splitsen naar de procedure in conventie en in reconventie acht de voorzieningenrechter termen aanwezig om de kosten worden — mede gelet op hetgeen hiervoor is overwogen — aan de zijde van Fridt te begroten op nihil.”

C.5. Samenvatting rechtspraak
Verplichting tot richtlijnconforme uitleg: De Handhavingsrichtlijn had op 29 april 2006 omgezet moeten zijn in de Nederlandse wetgeving. Die implementatietermijn is om die reden verstreken. De rechters zijn van mening dat de richtlijn geen horizontale werking heeft, in die zin dat de richtlijn rechtstreekse werking heeft in de verhouding tussen burgers. Wel dient de rechter mee te werken aan de toepassing van deze richtlijn, door de interne regelgeving zoveel mogelijk richtlijnconform uit te leggen. Deze richtlijnconforme interpretatie geldt niet voor procedures die zijn aangevangen vóór de uiterlijke implementatiedatum van 29 april 2006.

Spectrum: Uitgangspunt is dat de rechter, in IE-zaken, de verliezende partij zal moeten veroordelen in de redelijke en evenredige kosten, te toetsen aan de redelijkheid en billijkheid. Het spectrum van de redelijkheid en billijkheid wordt in de bovengenoemde uitspraken aangegeven.

Aan de ene kant van het spectrum staat de inbreukmaker te goeder trouw. Het ligt voor de hand om aan deze zijde van het spectrum de inbreukmaker te veroordelen in een klein(er) deel van de proceskosten. Bijvoorbeeld tot hetgeen onder het huidige recht gebruikelijk is.

Aan de andere kant van het spectrum staat de inbreukmaker die op grootschalige wijze inbreuk maakt en/of zich schuldig maakt aan piraterij. In dat geval ligt een volledige kostenveroordeling voor de hand.

Voor de inbreuken die ergens binnen de grenswaarden van het spectrum liggen zullen de redelijke en evenredige kosten moeten worden bepaald naar bevind van zaken en dus naar de omstandigheden van het geval.

Omstandigheden: De rechter zal onder meer de volgende omstandigheden kunnen laten meewegen bij de bepaling van de plaats binnen het spectrum:

Inbreuk te kwader trouw of te goeder trouw;
Mate van opzet;
Grootschalige inbreuk of piraterij;
Handelwijze inbreukmaker na sommatie (onmiddellijk gestopt of niet);
Handelwijze inbreukmaker na inbreukverbod (onmiddellijk nagekomen of niet);
Of de inbreukmaker een onthoudingsverklaring heeft getekend.

D. Kritiek op de richtlijnconforme interpretatie?
Naar aanleiding van de eerste uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Almelo op 1 juni 2006 plaatste Boek 9 een bericht op haar weblog getiteld “Schaduwzijde” met daarin opgenomen een artikel van Paul Geerts (RUG) “The dark side of the moon. Richtlijnconforme interpretatie in het intellectuele eigendomsrecht”.⁷

De oplettende lezer zal vastgesteld hebben dat het artikel van Geerts geen reactie is op de uitspraak/uitspraken over de richtlijnconforme interpretatie van de Handhavingsrichtlijn. Het artikel van Geerts is gepubliceerd in 2003 en is door de redactie van Boek9 kennelijk als (welkome) aanvulling gepubliceerd. Het artikel van Geerts schets op heldere wijze de verplichting van de nationale rechter tot richtlijnconforme interpretatie en vooral de grenzen die daaraan gesteld zijn. Geerts legt de nadruk op de begrenzing van deze verplichting door (a) het rechtszekerheidsbeginsel en (b) de door het nationale recht geboden interpretatieruimte. Geerts zegt daarover:

“Zie ik het goed dan vloeien (ook in de visie van Wissink) beide beperkingen in de kern samen: de rechter loopt tegen een grens aan wanneer de inhoudelijke afstand tussen het nationale recht en de bepalingen van de richtlijn te groot is, waardoor een richtlijnconforme interpretatie een (te abrupte) breuk met het geldende recht zou betekenen”.

Ik ben van mening dat de richtlijnconforme interpretatie van de Handhavingsrichtlijn, in ieder geval voor wat betreft de kostenveroordeling, niet buiten de begrenzing valt die wordt getrokken door de rechtszekerheid en de door het nationale recht geboden interpretatieruimte. De invulling die thans door de Nederlandse rechters wordt gegeven aan de kostenveroordeling vormt mijns inziens geen (te abrupte) breuk met het geldende recht. Het is namelijk onder het geldende recht (ook) mogelijk om de wederpartij in de kosten te (doen) veroordelen. De (bepaling van de) omvang van de vergoeding is evenwel gewijzigd. Er is bij richtlijnconforme interpretatie geen sprake meer van forfaitaire bedragen maar van een redelijke en evenredige vergoeding. Ik acht de kloof tussen beide – zoals gezegd – niet (te) groot.

E. Conclusie
Naar mijn mening dienen de Nederlandse rechters de richtlijnconforme interpretatie toe te (blijven) passen bij de kostenveroordeling in IE-zaken. Het meergenoemde spectrum dient evenwel nog nader ingevuld te worden, om zo de rechtszekerheid nog verder te vergroten.

Mr. E. van Gelderen is advocaat bij De Gier | Stam & Advocaten.
___________________
^1. Richtlijn nr. 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PbEG 2004 L 195/16)
^2. D.J.G. Visser, 'Wetsvoorstel implementatie handhavingsrichtlijn'
^3. Lolbroek (4)
^4. Geen anticipatie
^5. Bedenk zelf maar een originele titel
^6. Overgaan tot executie
^7. Schaduwzijde